2023年9月15日,纽约州州长签署了一项州法案,从而完成了在纽约州《劳动法》中新增第203-f节的立法,该新增章节中的规定限制了雇主要求雇员将其在某些条件下创造的知识产权转让给雇主。
与中国《专利法》不同,作为联邦法律在美国全国范围内适用的美国《专利法》并未对“职务发明”的归属问题作出规定。美国采用的是“发明人先申请制”,对于所有发明来说,申请专利的权利首先属于发明人本人。雇主通常通过与发明人签署转让协议而取得申请专利的权利。目前,已有包括加州在内的十几个州在其本州法律中对此类转让协议作出了规定。最近一个在此方面进行立法的州是纽约州。
具体来说,纽约州在其州《劳动法》中新增了第203-f节,其中的规定如下:
“1.雇佣协议中规定雇员应将其在一项发明中的任何权利转让或提议转让其雇主的任何条款,不适用于该雇员在不使用雇主的设备、用品、设施或商业秘密信息的情况下完全在自己的时间自行开发的发明,但以下发明除外:(A)在发明构思时或发明付诸实际时与雇主的业务、或雇主的实际或可证明的预期研究或开发相关的发明;或(B)由雇员为雇主所做的任何工作所产生的发明。
2.若雇佣协议中有条款要求雇员转让排除在本节条款规定的可转让的发明之外的发明,则该条款违反本州的公共政策且不可被执行。”
从以上规定来看,纽约州《劳动法》的新条款与我国《专利法》中对“职务发明”的规定有相似之处,同时,差异也是比较明显的。
首先,纽约州《劳动法》的新条款并未明确引入“职务发明”或“非职务发明”的概念,而仅列举了不适用于雇佣协议的情形,即,雇佣协议在对雇员作出的发明进行转让约定时,不能要求雇员将其不使用雇主的各种物质技术条件在自主时间创造的发明转让给雇主。这样的发明,在中国《专利法》的意义下,可理解为“非职务发明”。换句话说,纽约州《劳动法》的新条款要求雇主不得在雇佣协议中作出要求雇员将其“非职务发明”转让给雇主的约定。从另一方面来说,纽约州《劳动法》的新条款仅是不允许雇主要求雇员转让“非职务发明”,并未对“职务发明”的转让与否做出任何限制,即“职务发明”的转让与否仍遵从协议双方的意思自治。这些要求与中国《专利法》的相关规定是相似的。