去年11月,《专利审查指南》迎来了一次重要修改。其中,针对同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的情形(业内俗称“同日双申”或“一案双申”),审查规则作出了较大调整。
最近,我们在实务中陆续收到了一些审查意见通知书,一个明显的感受是:此次调整之后,审查员对同日双申案件的审查变得非常严格。如果还按照过去的思路来处理,很可能导致发明专利申请直接被驳回,给申请人带来不可挽回的损失。
本文结合最新案例,梳理新规下的核心变化,并给出实务建议,供大家参考。
一、新规改了哪里?
先看修改后的规定。
《专利审查指南》第二部分第三章第6.2.2节最后一段修改为:
对于同一申请人同日(仅指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的,根据专利法实施细则第四十七条的规定,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理;作出说明的,发明专利申请经审查没有发现驳回理由,应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的,应当作出授予发明专利权的决定,并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的,应当驳回该发明专利申请;申请人期满未答复的,视为撤回该发明专利申请。
修改之前,原文是这样的:
对于同一申请人同日(仅指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的,在先获得的实用新型专利权尚未终止并且申请人在申请时分别作出说明的,除通过修改发明专利申请外,还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。因此,在对上述发明专利申请进行审查的过程中,如果该发明专利申请符合授予专利权的其他条件,应当通知申请人进行选择或者修改。