随着中国企业“走出去”战略,中国申请人在日本申请专利的数量逐年增多,而专利审查意见的答复是专利审查过程中的重要环节,为此,基于本人对日本专利审查意见的一些处理经验,对日本专利审查过程中的申请文件修改和法条答复提供如下一些粗浅的建议。
一、申请文件修改
1、审查意见通知书类别
日本特许厅在OA答复阶段下发的审查意见通知书通常有两种,第一种为“拒绝理由通知书”,第二种为“拒绝查定”,即,驳回决定。“拒绝理由通知书”可以下发多次,“拒绝查定”只有一次,但是,在通常情况下只会下发两次通知书,在下发一次“拒绝理由通知书”后,审查员可能就会发出“拒绝查定”。
建议1:在答复第一次审查意见时,在理由不是特别充分的情况下,尽量对权利要求进行相应的修改。
建议2:在整个审查过程中,日本特许厅都允许代理人与审查员进行电话或面对面的会晤,因此,申请人在对修改不确定的情况下,可以请求与审查员进行电话或面对面的会晤(通过外代),以避免修改不符合要求而浪费答复机会。
2.
答复审查意见期间的修改限定
根据日本专利法17-2(4)和17-2(5)的规定,申请人在答复“拒绝理由通知书”和“拒绝查定”时所受到的限制是不同的。在答复“拒绝理由通知书”时,只需满足不超出原始申请的范围以及满足与已审查的权利要求具有单一性的规定即可(关于修改满足单一性的问题,其与我国的区别较大,在其后会详细描述),而在答复“拒绝查定”时,只允许进行以下4个方面的修改:
(1)删除权利要求;
(2)缩小权利要求的保护范围;
(3)改正错误;