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ARTICLE · 23 DECEMBER 2021

提交「特殊分案申请」也要讲策略

《中华人民共和国专利法》...

ChinaIntellectual Property

相关法条:

《中华人民共和国专利法》(2020修订)第三十三条第一款:"一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出"。

《中华人民共和国专利法实施细则》(2010修订)第四十二条第一款:"一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请"。

在学术观点中有人认为提出分案申请应当基于上述专利法第三十三条中所规定的单一性,而单一性的立法本意是便于专利申请的分类、检索和审查,以及经济上的考虑。

然而在实践中,针对单一性问题而提交的分案申请在数量上却占据少数,大多数的分案申请是申请人在规定期限内主动提交的。这些由申请人主动提交、并不是为了克服原申请存在的单一性缺陷的分案申请可以称之为"特殊分案申请"。

而且,从上述实施细则第四十二条第一款可以看到,"一件发明专利包括两项以上发明"即可以满足提出分案申请的要求,而无需判断这些发明是否属于一个总的发明构思,即是否存在单一性问题。因而,可以明确的是现行的专利法规并不排斥"特殊分案申请"。当然,申请人应当根据实际需求提交分案申请,不应恶意地利用这些规则而对国家行政资源造成浪费。

申请人提交"特殊分案申请"通常出于如下考虑:

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原申请授权的权利要求的保护范围过小或限定了不合适的特征:

在答复原申请的审查意见时,申请人可能因为答复时间紧张或考虑不周全等原因将权利要求修改为较小的范围,或者在权利要求中加入不必要的特征。这样的权利要求会使竞争对手容易地绕过该专利的保护范围,而无法保障专利权人的正当利益。

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