FTO尽职调查的起源和发展在美国,现在已经形成规范化和体系化的模式及操作。而在中国,随着跨国投资人购买中国企业的技术或股权,也就逐渐将FTO尽职调查带到了国内。
目前,跨国公司或国内大型企业在推出一项新的技术或产品前,通常会对同行业的企业进行技术调查,并委托律师事务所或者其他专业的机构出具FTO尽职调查报告,旨在评估新技术或产品是否会侵犯第三方的知识产权。
一
FTO尽职调查的作用和时机
在美国,企业要求
知识产权律师出具FTO尽职调查报告的主要目的是避免被法院认定为故意侵权(Willful
Infringement)。若被认定为故意侵权,则侵权人恐将承担高额度的赔偿责任。若企业能够提供律师对企业所使用技术出具的不会侵犯他人专利权的FTO尽职调查报告,则可作为用以证明企业不构成故意侵权的证据。
在中国知识产权司法审判中,虽然法律未对故意侵权作出明确规定,但侵权人是否构成故意侵权仍是法院裁量时的一个重要考量因素。若FTO尽职调查报告的评价结果显示被调查的技术不构成对其他专利权的侵犯,则即使最终被认定为侵犯专利权,法院也会在认定赔偿额度时作出较低的裁决。由此看来,FTO尽职调查有助于企业减少经济损失,为企业带来商业价值。
通常来讲,企业从技术研发到产品投入生产需要一个漫长的过程,在技术研发初期进行FTO尽职调查,可以避免企业研发方向发生偏差,但是不能覆盖出具FTO尽职调查报告后产生的新专利技术。若在产品推向市场前进行FTO尽职调查,虽然可以涵盖目前已有的全部在先专利,但是FTO尽职调查报告一旦出现不利的评价结果,会对企业产生严重影响,企业将承担巨大的风险。