在美国专利实践中,双方复审(Inter Partes Review,简称IPR)是一个非常重要的专利有效性挑战程序。对于熟悉中国专利制度的中国企业和专利代理师而言,IPR程序可以在一定程度上理解为美国的“专利无效程序”,但IPR程序与中国的专利无效程序并非完全对应。虽然二者最基本的功能是相同的,即,对已经获得授权的专利进行有效性挑战,但是二者在请求主体、时间限制、启动机制和无效理由范围等方面存在明显区别。了解这些差异,对于中国企业在美国进行专利布局和应对专利纠纷具有重要意义。下面笔者简要描述这两者的不同之处。
一、请求主体不同
中国的专利无效程序允许任何单位或者个人提出专利无效请求,包括专利权人本人。也就是说,中国专利权人如果发现自己的专利存在问题,也可以主动请求宣告自己的专利全部或者部分无效。美国IPR程序则明确排除了专利权人。美国专利法规定,只有专利权人以外的人才能提出IPR请求。因此,美国专利权人不能通过IPR程序请求宣告自己的专利无效。
二、时间限制不同
美国的IPR程序存在比较严格的时间限制。通常情况下,IPR请求不能在专利授权后的前9个月内提出;如果相关专利已经进入授权后复审(PGR)程序,则还需要等PGR程序终止后才能提出IPR请求。
此外,如果专利权人已经对某主体提起专利侵权诉讼,被诉侵权人需在收到侵权诉状之日起一年内提出IPR请求。因此,被诉侵权人收到专利侵权诉讼状后,往往需要尽快评估是否通过IPR程序挑战涉案专利。这意味着,被诉侵权人在收到专利侵权诉讼状后,如果考虑通过IPR程序挑战涉案专利,就需要在一年期限内完成必要的现有技术调查、技术分析、准备并提交IPR请求。