浅谈香港商标显著性使用证据

香港《商标条例》（第559章）第11条规定了拒绝注册的绝对理由，其中该条款第（1）条规定拒绝注册的理由包括，（a）不符合商标定义的标志、(b）缺乏显著特性的标志、 (c）仅由在贸易中可用于指明商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源的标志构成的商标，以及(d）仅由在现行语言中或在行业的善意和既定的惯例中已成为惯例的标志构成的商标，均不得注册。

对于根据条例第 11(1)(b)条(欠缺显著特性)、第 11(1)(c)条(描述性质的商标)或第 11(1)(d)条(由惯用标记构成的商标)而被拒绝注册的商标，该条款第（2）条为申请人提供了救济路径，即如果申请人可以提出证据令香港商标注册处信纳该商标在注册申请日期前已因付诸使用而实际上具有显著特性，则该商标可获接纳注册。为了证明商标在注册申请日期前已因付诸使用而实际上具有显著特性，下文将从实务角度简单介绍申请人应如何准备和提供满足香港商标注册处要求的使用证据。

一、因使用而具有的显著性

注册处要求申请人出具相关证据的目的，是要证明尽管商标具有可遭到异议的性质，但在申请注册前，该商标事实上已被公众识别与某商户的货品或服务有关联，也就是该商标具有了“显著特性”。

二、可通过使用获得显著性的标志类型

根据香港商标注册处工作手册给出的指引，根据条例第 11(1)(b)、(c)或(d)条相当可能被拒绝注册的下列各类标记，如提交使用证据证明其已具有显著性，有机会获准注册：

常用姓氏及个人姓名

描述性字⺟及数字

描述性文字

拼写错误的描述性文字

地理名称

描述性外国文字

描述性图样(并非业内常用)

代表货品或其包装或容器形状的立体形状

颜色组合

声音及气味

二、审查证据

（一） 审查方法

根据香港商标注册处工作手册给出的指引，提交的使用证据必须能够提供以下5个问题的肯定答案，方有机会被认定已获得显著性：

1.该标记曾否用作商标；

2.申请人曾否把该标记当作商标进行宣传；

3.有关证据是否显示，该商标确实在市场上用作来源的征示；

4.该商标的基本涵义是否已被盖过，达到现已代表申请人货品或服务的程度；以及

5.有关证据整体上是否显示，该商标的确能够识别申请人的货品或服务。

（二） 评核显著性的核心参考因素

香港商标注册处在判断某标记是否已具有显著特性时，通常要综合考虑以下5个因素：

1.使用标记的货品或服务的市场占有率；

2.标记使用的频密程度、地理覆盖范围及持续时间；

3.标记拥有人在宣传标记方面投入的资金规模；

4.能通过标记识别来源的相关公众比例；以及

5.工商总会或其他行业及专业组织的陈述。

除以上因素外，香港商标注册处同时会考虑该标记本身的特点，包括标记是否具有对货品或服务作出描述的要素。通常来说，标记的描述性越强，越有可能同样适用于其他商户的货品或服务，获准注册机会越低。

（三）获得显著性的关键审查要点

证明某标记是否已具有显著特性是程度的问题，举证责任在于申请人。因此，申请人需要准备充分且有效的证据，申请人在准备证据时需要特别注意以下要素：

1.使用地域：提供香港本地使用证据或香港客户证据；域外使用仅作辅助参考，证明力极低，原则上注册处不予考虑，可以不用准备和提供。

2.使用时间：证据必须体现日期并且日期必须早于申请日；使用标记的期间并无规定，但通常以五年作为基准；标记曾在⼀段较短期间内广泛使用，可能足以符合要求，但标记在注册申请日期前使用少于两年，则不大可能被视为足以符合要求。此外，标记应获持续使用，尽管有关货品在标记中断使用后销量仍然可观可能亦足以证明该标记在中断使用前所具有的显著性仍然存在。

3.广泛使用例外：只证明某标记被广泛使用未必足够，关于某标记宣传费用或宣传工作的证据，也可能不足以证明该标记确实具有显著性。例如，⼀些最令人难忘的电视广告只因其娱乐价值令人记起，却未令观众记得发出广告的商户；某些货品销量可观，但其标记不能被消费者用以识别其销售者的证据对注册申请亦无帮助。

4.商标一致性：实际使用标记与申请标记须基本一致。如果使用的标记是申请标记的变体，如果该变体仅为繁简体转换、常用标准字体转换、大小写等非显著差异并与申请标记要素相同满足⼀系列标记的条件，则可以被采信。如果该变体与申请标记要素不同，即不满足⼀系列标记的条件，则该变体的使用便不能证明申请注册的标记实际上具有显著性。

5.使用对应性：标记的使用必须与寻求保护的货品或服务有关。如证据显示该标记只应用于某些类别的货品或服务，申请人必须把没有显示标记已具有显著特性的货品或服务删除。如证据显示该标记用于属某个⼀般性词语(例如文具)所涵盖的货品，商标注册处可在若干程度上作弹性处理。

6.使用主体：商标须由申请人使用，如使用商标者并非申请人，则必须说明其与申请人的联系(例如由分销商使用等)。

7.相关公众视角： 以合理知情、合理观察、谨慎的消费者为判断主体；消费者通常整体观看标记，不分析细节；注意程度因商品 / 服务类别而异。

8.在先注册商标：即使申请注册的商标的某个变体(该变体不符合⼀系列标记的条件)已事先注册，或该商标已就不同货品或服务事先注册，对该商标的注册申请也没有帮助。

9.相关公众视角：须参考寻求保护的特定货品或服务，从⼀名合理地掌握充分资料、具合理观察力和谨慎的有关货品或服务消费者的角度审视。⼀般消费者通常从整体角度观看⼀个标记，而不会分析其各项细节。消费者的注意程度，也因有关货品或服务的类别而各异。另外，如注册申请并无列明有关标记在使用方法上有任何限制，商标注册处须考虑在正常和公平的贸易情况下，有关货品或服务的⼀般使用者通常可能遇到的各种市场推广方法及惯例。

香港商标注册处如基于上述因素作出结论，认为相关类别人⼠或至少其中大部分人⼠会因该商标在申请日期前付诸使用而把有关货品或服务识别为源自某⼀企业，便会裁定该商标已具有显著性。

（四）与其他商标并用时的特殊规则

标记的使用也可与属于背景或装饰的要素并用，或与另⼀个具显著性的标记并用，但是如果申请的标记与另⼀个商标并用，商标注册处需要进一步考虑该标记本身会否被视作商标，即作为第二商标。就此, 商标注册处通常会做如下考量：

1.对有关标记提出异议的强度。

2.如有关标记⼀般是作为另⼀商标的部分而使用，或与另⼀个商标并用，是否有任何证据可证明该标记有单独付诸使用？

3.另⼀商标的显著性是否极⾼，以致相当可能会盖过有关标记？

4.有关标记的使用是否⼀直有向公众凸显其为⼀个商标，尽管该标记是与同⼀所有人的⼀个公司标记或另⼀个已确立的标记并用(例如有关标记在某些方面是否被凸显或被强调)。

如果有关标记经常与另⼀个具显著性的标志⼀同出现，便会令人对有关标记单独出现时是否具有显著性有疑问。基于这个原因，如某个标记是与另⼀个具显著性的标志并用，申请人要证明该标记已被视为第二商标的责任会较大。

三、准备证据

（一） 证据资料参考

申请人可以根据现有档案，参考如下资料提供合适的使用证据：

商品包装、标签、吊牌、说明书、容器、门店招牌、展会物料上清晰显示申请商标的实物与照片；

销售合同、订单、发票、收据、物流单据、报关凭证，显示商标、商品、交易日期、香港本地交易对象；

电商平台、宣传材料、广告物料中突出使用商标的截图、样稿、投放记录；

香港顾客清单、申请人在香港出售印有该商标的货品的销售额；

香港本地报纸、杂志、电视、电台、户外广告的合同、付款凭证、样稿、播出记录；

社交媒体、线上平台推广记录、粉丝与互动数据；

品牌发布会、促销活动、香港本地展会参与证明、现场物料；

市场调查报告：证明相关公众将标记与申请人唯一关联（须证明申请日前已形成认知）；

香港主流媒体对品牌的报道、专访、评测；

行业协会证书、认证、推荐函、奖项等官方评价。

（二） 常见证据误区

根据长期实务总结，我们发现有如下常见的不满足注册要求的证据形式：

申请日之后形成的证据、不能显示日期的证据或没有能支持所属日期的相关证据；

域外使用证据；

与申请商标差异过大、不构成一系列标记的使用证据；

仅作为描述性用语、装饰元素，未突出作为商标使用的证据；

与指定商品 / 服务无关的使用证据；

仅证明销量大、宣传广，但未证明申请标记作为商标使用、公众视为来源征示的证据；

广告仅具娱乐性，未让观众识别商户来源的宣传证据；

描述内部计划而不是确实使用商标的证据。

（三）证据的形式要求

根据香港商标规则，所有有关商标的法律程序中提交的证据须采用法定声明或誓章形式提交。法定声明或誓章可以下述方式作出和签署：

1.在香港：在任何监誓官、公证人或任何获香港法律授权为任何法律程序的目的监誓的其他人的席前作出和签署；及

2.在香港以外的任何其他地方：在任何法庭、法官、太平绅士、公证人、法律公证人、领事或任何获法律授权在当地为任何法律程序的目的监誓或行使公证职能的其他人的席前作出和签署。

3.签署法定声明或誓章的人须在该声明或誓章上述明他以何身分作出该声明或誓章。

4.任何文件看来是已盖上、印上或签上任何获授权监理法定声明或誓章的人的印章或签署，商标注册处即可接纳该文件而无须证明该人的印章或签署的真实性或该人的职衔或他监理该声明或誓章的权力依据。

也就是说，在内地出具的证据需要经公证处公证才满足证据的形式要求，商事证明文件，香港商标注册处不予接受。

四、 获准注册

（一）公布详情

如果某标记因使用证据而获接纳注册，香港知识产权署在《香港知识产权公报》公布的申请详情会标注“商标获接纳注册是因其付诸使用而具有显著性”的字句。

如果某标记因使用证据(包括商业或意见调查证据)而获接纳注册，香港知识产权署在在《香港知识产权公报》公布的申请详情会标注“商标获接纳注册是因其付诸使用(包括商业(或意见调查) 证据)而具有显著性”的字句。

如果申请注册的标记与另⼀同以申请人名义注册的商标相同或可视为⼀系列”的商标，而后者获接纳注册的原因是已因付诸使用而具有显著特性，商标注册处在考虑是否按绝对理由提出异议时，可同时考虑此事。在决定应否提出异议时，商标注册处亦可考虑申请涵盖的货品或服务是否与注册商标所涵盖的货品或服务相同。如某项申请获得接纳是由于申请注册的标记是与某个已因付诸使用而具有显著特性的注册商标相同，或可视为“⼀系列”的商标，香港知识产权署在注册纪录册内会加上批注：“因第#号商标而继续进行。

（二）参考案例

根据香港产权署公开资料显示，至今通过付诸使用获准注册商标大约有500多件。以下按照标记类型，列举典型案例，方便读者具体了解： 

由上述案例不难看出，申请商标被认定为缺少显著性而遭遇驳回时，有的申请人选择通过递交申请日前在香港实际、真实的商标使用证据，证明申请商标已经具备区别功能，构成通过使用获得显著特征的情形，从而获准注册。

五、结论与建议

申请人收到根据条例第 11(1)(b)条(欠缺显著特性)、第 11(1)(c)条(描述性质的商标)或第 11(1)(d)条(由惯用标记构成的商标)拒绝注册商标的审查意见时，可以根据具体情况选择提交书面申述，或提交使用证据请求获准注册，择一即可。

提交使用证据不是获得注册的万能公式。申请人申请商标的时候，通常会希望保护范围更广泛，鉴于使用证据的严格要求，部分申请的货品或服务便须要删除。如果申请人想保留原始申请的所有货品及/或服务，提交使用证据并非第一选择，在收到首次审查意见时，申请人可以优先选择提交书面申述克服驳回意见。

如果首次书面申述未成功，商标注册处会发出进一步审查意见，申请人届时可以考虑选择提供使用证据克服驳回意见。值得注意的是，通过提交使用证据获准注册，仅有证据支持的货品或/及服务方有机会获准注册。

因为足够的证据通常要溯及申请日前5年已在商业中使用的商标，所以建议申请人应建立持续的证据收集机制，在现今广泛使用数字媒体的时代，保留好带日期的销售记录、广告材料、媒体报道等，并确保收集的证据能够清晰追溯到具体的商标图样和使用时间。

总体而言，通过提交使用证据克服香港商标缺乏显著性的驳回，是一项系统性工程，既需要扎实的法律基础，也需要细致的证据准备工作。只有在法律框架下科学规划、精心准备，方能最大程度地实现商标的成功注册。实践中，推荐申请人积极寻求专业商标代理机构或律师的协助，以提升克服驳回的成功率。

Footnotes

1.商标条例（第559章）

2.商标规则（第559A章）

3.商标注册处工作手册-拒绝注册的绝对理由