2023年10月31日,韩国《商标法》修正案颁布,并将于2024年5月1日生效,此次修正值得关注的一点是引入了大家期待已久的商标共存同意书制度。修正案规定,只要申请商标与在先注册或申请商标不构成相同商品上的相同商标,就可以适用商标共存同意书制度以克服在先商标的驳回。并且,在2024年5月1日前由于在先注册商标被驳回的商标申请也可适用此制度,适用的条件是需在修正案生效后再行答复。
我们先来回顾一下现行法律下,是如何解决在先权利冲突的。根据韩国现行的《商标法》规定,若一申请注册的商标与他人在先注册或申请的商标相同或近似,且该在后申请商标的指定商品或服务项目与在先商标的指定商品或服务相同或类似的,则该申请商标不予核准注册。
长期以来,韩国没有引入共存同意书制度,即使在先商标权利人同意为相同或类似商品上申请的近似商标申请出具共存同意书,但由于共存协议无法排除消费者对商品或服务来源的混淆或误认的可能性,因此商标共存同意书通常不被认可。
即便是在申请人和引证商标权利人是关联公司的情况下,官方也不予接受。
因此,就商标共存达成一致的当事人通常是采用“assign
back(受让后转回)”这样一种迂回的策略来克服这一问题,即,先将被驳回的商标或者引证商标临时转让给另一方,使商标归于同一主体名下,等被驳回的商标通过审查并被核准注册后,再将临时受让的商标重新转让给原商标所有人,最终可以达到与在先注册商标共存的目的。
但由于“assign
back”在实践过程中存在种种限制,大多数被驳回商标的申请人并没有条件采用这种方式来取得商标的注册。
同时,考虑到直接争辩不近似性的成功几率较低,而采用不使用撤销或者无效宣告申请等手段,要面临海外多回合制度的复杂程序以及高昂费用,在这种情况下,如果能够与在先权利人协商达成友好共存协议,并且官方也能够接受共存同意书,也不失为一种两全其美的解决方式。